权利要求中的非技术特征

一、问题的提出

权利要求书是确定发明保护范围的法律文件。欧洲专利公约第84 条规定权利要求的目的就是确定发明的保护范围，其实施细则第43 条进一步明确规定权利要求应当通过发明的技术特征(technical features)来限定发明的保护范围。我国专利法实施细则第19 条规定权利要求书应当记载发明的技术特征。发明的技术特征是指对发明的技术性质(technical character)作出贡献的特征，而非技术特征是指涉及专利法排除主题的非发明(non-invention)的特征。

从反向解释的角度来看，一项权利要求如果被判定为专利法的排除主题，那它就一定不是技术方案，记载的当然也不是技术特征，而是非技术特征。因为可专利排除主题本身不具备技术性质。

但现实中，我们会在大量的发明专利申请的权利要求中，发现或多或少的非技术特征。下面举两个我国法院裁定的案例。

第一个是授权的案例，该案权利要求请求保护一种交互式的行车导航和车载安防方法，车载终端与导航仪一体化连接后构成的用户终端与远程控制中心交互信息，其特征在于，所述交互信息包括如下步骤用户终端向远程控制中心提出个性要求，并对远程控制中心发送的动态数据给出反馈和评价意见;远程控制中心接收并实时处理用户需求和意见，将整合的服务建议结果作为一个可视的和/ 或语音信息，提供给用户终端;用户终端如果对远程控制中心的服务满意，则完成其与控制中心的交互，根据实时数据实施动态导航在该权利要求中出现了提出个性要求给出反馈和评价意见满意等属于人的脑力活动和人为干预的非技术特征。

原告质疑该权利要求不是技术方案，因为它实际要解决的问题是如何为用户提供满意的服务，不属于技术问题。其采用的手段是通过用户不断地反馈意见来提供满足用户需求的服务，不属于技术手段。所获得的效果是通过不断地反馈和改进来提供符合用户偏好从而令用户满意的服务，不属于技术效果。

北京市第一中级人民法院认为，该权利要求限定了实现该方法的硬件系统，利用该硬件系统，用户终端与远程控制中心建立服务连接、进行数据的上传和发送、处理和整合等，从而实现动态的、交互式的行车导航和车载安防。虽然从权利要求的文字表述上看，存在服务用户需求和意见满意等与人的主观感觉有关的用语，但是，该方法的实现并不是依赖于人的意志，不依赖于人的思维活动，而都是依靠该硬件系统来完成的，比如，利用远程控制中心的数据处理能力进行数据的整合获得服务建议、利用车载终端的移动通信功能与远程控制中心进行信息交互、利用导航仪的屏幕显示和语音提示功能进行动态导航，因此，该权利要求采用了技术手段，并且解决了现有技术中导航仪只能静态导航和被动式动态导航、且未与车载安防功能相结合的技术问题，达到了动态的、交互式的行车导航和车载安防的技术效果。因此，权利要求的方案构成了技术方案。原告上诉至北京市高级人民法院，北京市高院作出终审判决维持原判。从该判决可以看出，法院的推理逻辑为：该权利要求所要求保护的方案采用了技术手段，即硬件系统，解决了技术问题，达到了技术效果，因而是受专利法保护的客体。

第二个是驳回的例子，该案申请所要解决的问题为现有技术中，若指定的护理计划没有取得最佳效果，临床医生需要基于来自患者的反馈，手动地调整患者的护理计划，这不仅提高了人工成本，而且在人员配备不足的情况下，患者和临床医生之间的极少交互还会导致这种对护理计划调整的方法的效率降低。为解决上述问题，本申请权利要求1 建立了一种健康管理系统，其包括服务器、患者工作站以及主机中心，通过用于实现健康管理目标的内容会话和对应于患者的患者简档，并且根据指示朝向实现所述预计健康管理目标的患者进展趋势的输入和干预规则，由护理计划管理器动态地配置或者修正指示实现预计健康管理目标的目标模块和目标模块中的内容会话，从而实现最优化朝向所述预计健康管理目标。

北京市第一中级人民法院分析上述权利要求1 所要求保护的方案，首先，其虽然涉及了服务器、工作站以及主机中心等硬件手段，但上述手段仅仅是利用了服务器、工作站和主机中心等在本领域中所具备的公知性能，既没有给服务器、工作站以及主机中心等的内部性能带来改进，也没有对服务器、工作站以及主机中心等的构成、结构或功能带来任何技术上的改变。其次，虽然说明书记载了其所要解决的技术问题，但技术问题的界定应当以所涉方案实际解决的技术问题为准，分析上述方案，其实际上要解决的问题为如何实现最优化患者向预计的健康管理目标的进展，其本身不构成技术问题。再次，其采用的手段是根据反馈通路的输入和人为规定的干预规则来动态地确定向患者演示的内容会话，该手段并非利用自然规律的手段，不属于技术手段。最后，其效果是最终达到患者向预计的健康管理目标的进展的最优化，所获得的效果不受自然规律的约束，不属于技术效果。因此，该权利要求不是技术方案，不受专利法的保护。

法院关于本案的推理逻辑为 ：该权利要求所要求保护的方案虽然采用了硬件手段，但利用的仅是这些硬件的公知性能，没有对硬件的内部性能带来改进，也没有对硬件的构成、结构或功能带来改变，解决的不是技术问题，没有采用技术手段，也没有达到技术效果，因而不属于专利法保护的客体。

上述两件申请都采用了硬件系统，都有体现人的脑力活动的人为干预(非技术特征)，以及人与硬件系统的交互，却得出截然相反的结论。可见，在审查包含非技术特征的权利要求是否是技术方案时，虽然都采用了是否利用技术手段、解决技术问题以及达到技术效果的判断依据，但仍然难以得出确切的结论。这对于社会公众、申请人、审查员和法官都造成了混乱和困扰。

因此，我们有必要通过研究美国和欧洲的相关做法，来回答是不是技术手段、技术问题、技术效果三要素一定要同时满足才是技术方案?权利要求中的非技术特征达到什么程度会导致权利要求所要求保护的主题属于专利法所排除的主题?以及如果不是专利法所排除的主题本身，那么，这些非技术特征对新颖性和创造性的判断以及对权利要求保护范围的确定起何种作用?

二、美国的做法

1. 四种法定的主题类型

美国是可专利主题最宽泛的国家，其专利法没有规定需直接排除的主题，而是规定了可专利主题，该法律条款非常简洁直接：凡发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、制品、物质组成或其任何新颖而实用的改进，都可以按照本法规定的条件和要求取得专利权。该条款已存在了超过两个世纪，直接源自于美国1793 年专利法。该专利法由时任美国国务卿的托马斯 杰斐逊起草，整部专利法都体现了杰斐逊关于创造力应当受到自由的鼓励(ingenuity should receivea liberal encouragement)的立法思想。

因此，从立法的角度，美国国会意在对可专利主题提出这样的要求，即一项发明应落入四种法定类型之一，即方法、机器、制品、物质组成。除了在 35 U.S.C. 100(b) 中，对其中的一种类型方法(process)给出定义之外，专利法中并没有就其他类型给出解释。

但为了审查和审判的便利，美国联邦最高法院从司法角度对上述四种类型做扩展性解释。以制品为例，在1931 年，美国联邦最高法院就对制品给出非常宽泛的解释，即从原材料或准备好的材料，通过人力或机械方式，赋予这些材料以新的形状、品质、属性或组成，制成有用途的物品。该解释为后来的 Charkabarty 案中有生命的微生物落入四种法定类型之一的制品奠定了基础。

根据上述法律规定，似乎只要将权利要求中的主题撰写成一种方法或一种装置，就可以轻易满足上述法定要求，但事实并非如此。受专利权保护的主题是有边界的，一定存在落在上述四种法定类型之外或者例外的主题，那么，这些主题又是什么呢?

2. 司法排除主题

虽然最高法院引述过委员会报告，美国专利法意在为太阳下人造的任何事物(anything under the sun that is made byman)提供专利保护，但并不是没有限制它排除了仅仅由人类发现的事物(things that are merely found by man)的可专利性。由此，抽象概念(abstract ideas)、自然定律(lawsof nature)和物理现象是不可以获得专利权的。因此，美国专利商标局在判断可专利主题时需要分两步，第一步是判断发明是否指向四种法定类型之一;第二步就是判断发明是否全部指向司法确定的三个排除主题，即抽象概念、自然定律和物理现象。那么，如何判断是否全部指向排除主题是专利审查最为重要的环节，为此，法院也给出了它的判断标准。

(1)实际应用测试法

如果权利要求所要求保护的发明全部指向司法确定的排除主题，则该权利要求不具备可专利性，应当依据美国专利法第101 条予以驳回。但是，如果一项权利要求局限于司法排除主题的一种特定的实际应用(a particular practicalapplication)，则具备可专利性。实际应用是指司法排除主题如何应用于真实世界的产品或方法。当主题成为具有真实世界用途的一种特定的实际应用时，该主题就不再抽象(例如，不再是纯粹的智力活动)，而且不会涵盖自然定律或物理现象的全部用途(先占权)。

也就是说，根据美国法院的解释，是否属于司法排除的主题，就需要判断权利要求所要求保护的主题是否是抽象概念、自然定律和物理现象(以下统称为自然原理)的实际应用。

(2)产品权利要求排除主题的判断

对于机器、制品和物质组成的产品权利要求判断相对比较容易，因为产品发明通常采用该产品的结构特征来加以限定，即有形的实现方式(tangible embodyment)。因此，这种实际应用又被进一步解释为有形应用，例如，盛液体是抽象概念，而杯子则是盛液体这个抽象概念的有形应用。虽然盛液体本身不能获得专利权，因为它的保护范围指向了能够实现盛液体这个抽象概念的所有应用。但是杯子仅指向了其中一种有形应用，因此，可以受到专利法的保护。

这种有形应用的判断方法使得有形的计算机可读存储介质本身成为可专利主题。该介质的其他限定特征，如可执行的计算机指令或存储的数据将会在评价该介质是否区别于现有技术时予以考量。

(3)方法权利要求排除主题的判断

判断方法权利要求是否属于可排除主题是专利审查的一个难点，因为方法权利要求没有具体的有形结构(tangiblestructure)来帮助审查员进行判断。特别是方法权利要求中包含自然原理(非技术特征)的案例中，发明的技术属性往往被非技术特征所掩盖，难以抽丝剥茧，美国在商业方法可专利性问题上的左右摇摆就可见一斑。但是，美国联邦最高法院还是尝试给出了相对客观的测试方法。按照普通法系的传统，我们先来看看先例的做法。

在Benson 案中，该专利申请请求保护一种将二进制编码的十进制数转换成纯二进制码的算法，美国联邦最高法院认为该申请并不是专利法第101 条意义上的方法，而是一个不可专利的抽象概念。理由是思维过程(mentalprocess)和抽象的智力概念(abstract intellectual concept)不具备可专利性，因为它们是科学和技术工作的基本工具。在 Flook 案中，申请人请求保护一种石油化工和炼油产业中用于监控催化转化过程中的情况的方法。该申请的创新之处仅在于一种数学算法。美国联邦最高法院裁定该申请不具备可专利性，一个因素是因为它包含一种数学算法，而另一个因素还因为该算法是现有技术，因此，该申请从整体上考虑是不能授予专利权的。 Flook 案开创了将自然原理限定在一个应用的技术领域并不会使其具备可专利性的先河。

在Diehr 案中，申请人请求保护一种将生的、未硫化的合成橡胶塑成硫化橡胶产品的方法，该方法通过计算机利用一种数学算法来完成其中的某些步骤。美国联邦最高法院认为如果从整体上考虑该发明，则该权利要求并不试图请求保护一种数学算法，而是一种塑形橡胶产品的工业生产方法。因此，法院裁定该方法属于专利法意义上的可专利主题。

上述三个案例从递进的角度形象地展示了包含自然原理的方法权利要求从自然原理本身逐步演变到自然原理的实际应用，也即从专利排除主题逐步演变到可专利主题的过程。即自然原理本身是抽象的非技术方案，但是如果权利要求中包含额外的元素/ 步骤或元素/ 步骤的组合，将自然原理融入(integrate)到权利要求的发明中以使自然原理得到实际的应用，并且这些额外的元素/ 步骤或元素/步骤的组合足以确保权利要求总体显著超出自然原理本身(或权利要求不仅仅是自然法则加上简单应用该自然法则的一般性指令)。这恰好论证了Benson的发明是自然法则，Flook 的发明是自然法则加上简单应用，而Diehr 的发明才是自然法则的实际应用，因此，Diehr 才是专利法保护客体的司法结论。

(4)机器-或-变换测试法

为了更好地帮助回答这些额外的元素/ 步骤或元素/ 步骤的组合是否足以确保权利要求总体显著超出自然原理本身的问题，在in re Bilski(2009)案中，美国联邦巡回上诉法院采用机器-或-变换测试法，意思是方法需要与特定机器(machine)相结合，或能够把一件物品变换成另一个不同状态或另一种东西时，才是超出自然原理本身。

但是，美国联邦最高法院并不认同机器-或-变换测试法，或者至少认为它不是唯一的测试方法，因为在没有特定的机器、装置或变形的情况下，一项方法权利要求也可能会是可专利主题。虽不认同，但最高法院除了自然原理的实际应用以外也没有给出回答上述问题的更为具体的指导。显然回答上述问题需要考虑多重因素，如额外的元素/ 步骤等。另外，也有可能今后会出现新的因素或更好的测试方法用来考虑可专利性问题。特别是在新兴技术领域，目前必须要考虑的因素在未来为了能够容纳新技术可能还会有增减。

3. 非技术特征在新颖性、创造性判断以及保护范围的确定所起的作用

一旦权利要求所要求保护的技术方案被确定为可专利主题，就不得因为其包含非技术特征而予以驳回。也就是说，一项发明一旦跨过了可专利主题的门槛，就可以被进一步评价是否具备新颖性、非显而易见性、充分公开的要求。

那么，在新颖性和创造性的判断中，是否要考虑这些非技术特征呢?美国的做法与用方法限定的产品权利要求类似。即专利权的保护范围应当依据权利要求的内容来确定，无论在专利审批过程中还是在专利侵权的判断过程中，凡是写入到权利要求中的特征都是不可忽略的。既然权利要求中包含了非技术特征，就应当认为它们构成对所述发明的限定特征，起限定作用。如果现有技术中仅仅披露了技术特征的内容，却没有披露非技术特征，就不会影响该权利要求的新颖性和创造性。同理，在侵权诉讼中确定该权利要求的保护范围时，也应当受到写入其中的非技术特征的限定。

这一做法在美国专利商标局的审查指南和美国司法实践中有多处体现，首先在评价权利要求的范围时，权利要求中的每个限定特征都应当被考虑。美国专利商标局的审查员不得将权利要求所要求保护的发明切成一个个分立的元素，然后再逐个评价这些元素。

权利要求中限定特征的总和共同确立了权利要求所要求保护的发明的边界，并限定了权利要求的保护范围。对权利要求保护范围应当予以最宽的合理解释(broadestReasonable Interpretation)。这种解释方法对于判断是否满足专利法的所有规定都是相同的。

在判断非显而易见性(创造性)时，为了确定现有技术与权利要求所要求保护的技术方案的区别，必须将权利要求的技术方案作为一个整体来考虑，而不是仅考虑区别特征本身是否显而易见。

权利要求中的所有文字在判断权利要求相对现有技术的专利性时都必须要考虑。

三、欧洲的做法

1. 发明的技术性质

欧洲专利公约虽然规定了专利可授予所有技术领域(in all technical fields)的任何发明，却没有给出发明定义。但在审查实践中，仍然需要对权利要求所要求保护的主题是不是专利法意义上的发明作出判断，为此，欧洲专利局申诉委员会给出了它的解释，指出技术性质(technicalcharacter)是欧洲专利公约要求一项发明所必须满足的一项隐含(implicit)要求，这个要求的目的就是要满足第52条第1 款意义上的发明。

那么，如何赋予权利要求所要求保护的主题以技术性质呢?欧洲专利局申诉委员会认为该主题应当包含技术教导(technical teaching)，即可以指引本领域技术人员利用特定的技术手段(technical means)来解决特定的技术问题(technical problem)。上述解读符合我们对发明技术要义的一般理解，即采用技术手段、解决技术问题，产生技术效果。由此不难看出，欧洲专利局申诉委员会对于发明的解释采用了发明技术性质采用技术手段、解决技术问题、产生技术效果的逻辑主线，反之亦然。

需要注意的是，与我国的做法不同的是，欧洲在采用技术手段、解决技术问题、产生技术效果这三个要素中，并不需要一项发明同时满足，即不是缺一不可。一项实现了技术效果的发明并不一定就是专利法意义上的发明，例如计算机程序，计算机程序一定会导致电流在计算机中发生流动，但计算机程序本身不是可专利主题。而且，即使没有产生技术效果，也不会妨碍权利要求成为专利法意义上的发明，例如电影放映机，电影放映机是快速移动静止的图像而达到使观影者产生连续移动的幻觉，这种效果不是技术效果，但不影响电影放映机是一项发明。欧洲专利局申诉委员会认为，存在或采用了技术手段自身(alone)的发明就具有技术性质，与发明是否具有技术效果或实现技术目的或功能无关。可见，采用技术手段本身就能为权利要求的方案赋予技术性质，是一项权利要求所不可或缺的。但遗憾的是，对于如此重要的概念技术手段，欧洲专利公约以及欧洲专利局申诉委员会却都没有给出明确定义。

需要注意的是，欧洲专利局在判断权利要求是否属于欧洲专利公约第52条第1款意义上的发明时曾经走过弯路，即曾采用所谓的贡献论(contribution approach)。贡献论仅判断权利要求中对现有技术作出贡献的部分是否属于排除主题。由于违背权利要求应当整体评价的原则且专利法意义上的发明与现有技术甚至公知常识无关，贡献论很快就被弃用了，但它对欧洲可专利主题的延伸起到了积极的影响。在T 258/03 案中，申诉委员会将可专利主题延伸至运行计算机程序(计算机可执行指令)的方法，并在T424/03 案中，又进一步延伸至存储有计算机程序的计算机可读介质。

至此，欧洲专利局确立了只要权利要求中包含计算机、计算机网络或可读介质等，就会赋予权利要求以技术性质的原则。这与我国的审查与司法实践差别较大，在本文开篇的皇家飞利浦案中，权利要求中包含服务器、工作站以及主机中心等硬件手段，但仍被认为不是技术方案。而且法院认为这些硬件手段仅仅是利用了服务器、工作站和主机中心等在本领域中所具备的公知性能，显然是将发明与现有技术或公知常识进行了比较，要知道，判断是否是技术方案是由发明的本身属性决定的，与是否属于现有技术和公知常识无关。

同时，欧洲专利局申诉委员会认为，既包含技术特征又包含非技术特征的权利要求仍有可能被认为是第52 条第1 款意义上的发明，其中最主要的原因在于，这些技术特征自身就满足第52 条第1 款的规定，即使这些技术特征被大量的非技术特征所掩盖。只要至少有一个特征没有落入排除主题的边界之内，就不会依据第52 条第2 款和第3 款而被驳回。

由此可见，与美国的自然原理的实际应用测试方法不同，欧洲对技术发明采用的是具有技术性质，也就是采用技术手段的判断方法。随后，欧洲专利局申诉委员会又进一步解释了技术性质来自于一个实体(产品)的物理(有形)特征或一个行为(方法)的本质，或者采用了技术手段的非技术行为(方法)。

2. 产品权利要求

产品权利要求因为具有物理(有形)特征，由物理实体或具体产品组成，所以，判断起来相对比较容易。物理实体的范围非常广泛，可以是一个实物，同样也可以是以电信号存储的图像。

例如，虽然商业方法依据第52 条第2 款的规定不是发明，但是一种执行该商业方法的装置，由适于执行或支持所述商业方法的物理实体或具体产品组成，就是第52 条第1 款意义上的发明。

因此，如果按照欧洲的做法，本文开篇的皇家飞利浦案由于采用了服务器、工作站以及主机中心等硬件手段，就应当被认定是技术方案。

3. 方法权利要求

相对于产品权利要求，方法权利要求的判断就不那么容易了，一种方法是具有技术性质，还是只是纯粹的抽象概念(abstract concept)，需要看该方法是否采用了技术手段。例如一项权利要求请求保护一种操作计算机的方法，由于计算机是技术手段，那么，该方法就是专利法意义上的发明。又如，一种方法采用了技术手段，即使该方法是智力活动，或者需要人为干预，也是专利法意义上的发明。再如，如果一种方法本身是非技术的，例如数学方法，但这种数学方法被用于一个技术过程中，该技术过程通过实施该数学方法的某种技术手段在一种物理实体上予以执行，并导致该物理实体发生改变，则该数学方法赋予发明以技术性质。

看到这个判断方法，是不是与美国的机器-或-变形测试法有着惊人的相似。美国和欧洲不约而同地将一种与机器和变形相关联的方法认为是可专利主题，至少可以说明与机器相结合或导致该机器变形的发明主题，就一定是可专利主题。

4. 非技术特征在新颖性、创造性判断以及保护范围的确定所起的作用

在判断是否是专利法意义上的发明时，欧洲专利局需要既考虑非技术特征又考虑技术特征，只要该发明整体上具有技术性质即可。但在评价新颖性、创造性以及解释权利要求的保护范围时，还要不要考虑非技术特征呢?

欧洲专利局申诉委员会认为，在审查一项权利要求所要求保护的发明的可专利性时，权利要求的范围必须依据发明的技术特征，也就是对发明的技术性质作出贡献的特征来进行解释，新颖性和创造性只能基于技术特征来审查。那些非技术特征没有对现有技术作出贡献，因此，在评价新颖性和创造性时应当予以忽略。

由此可见，欧洲在非技术特征在新颖性、创造性判断和保护范围的确定所起的作用上，采取了与美国截然相反的态度。即非技术特征对于发明的新颖性创造性以及权利要求的范围不起任何限定作用，可以将它们忽略不计。

(1)新颖性判断

欧洲专利局扩大申诉委员会认为，一件欧洲专利的权利要求应当清楚地限定发明的技术特征，以及由这些技术特征形成的技术主题，由此这件专利的保护范围才可以被确定，这件专利才可以与现有技术相比较以确定发明是否具备新颖性。只有在一项权利要求包含至少一个区别于现有技术的实质技术特征时，该发明才具备新颖性。

由此可见，在新颖性判断中，只有本发明与现有技术的区别是技术特征的情况下，发明才具备新颖性。如果区别仅在于非技术特征，则会由于不予考虑而不具备新颖性。

(2)创造性判断

欧洲专利局在创造性判断中采用三步法，三步法具体包括步骤一：确定最接近的现有技术步骤二：确定要解决的客观技术问题步骤三：从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑权利要求所要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。三步法要求发明为技术问题提供技术方案，因此，在评价创造性时，应当考虑对发明技术性质作出贡献的所有特征，而对于没有针对技术问题给出技术方案作出贡献的那些特征，则不予考虑。

在 T 1284/04，欧洲专利局申诉委员会进一步说明，评价创造性不考虑非技术特征，不是因为该非技术特征属于现有技术，而是因为这些非技术特征通常是发明被作出前的构思或启发阶段。

也就是说，当发明与最接近的现有技术进行比较时，非技术特征应当被忽略不计，那么，如何正确区分权利要求中的技术特征和非技术特征呢?欧洲专利局申诉委员会给出了大量的实例进行说明，如在T1001/02 案中，申请的一个区别技术特征涉及一种设计元素，该设计元素用于协调和加强整个放射器的外观，申诉委员会认为该特征不是技术特征，因而在创造性判断中不予考虑。在T 619/02 案中，申请是一种生产带有香气的物体的方法，该香气根据某种程序进行选择，申诉委员会认为，这种选择程序和由此选择出来的香气由于是纯粹的主观感受，因此，不是技术特征，因而在创造性判断中不予考虑。在T 354/07 案中，申请涉及一种利用计算机系统来生成软件程序的方法，申诉委员会认为，生成软件程序需要经历多个阶段，从需求分析历经多个设计阶段到生成系统的发布，所有这些阶段基本都涉及智力活动，因此，这些步骤特征不是技术特征。因此，如果按照欧洲的做法，本文开篇的皇家飞利浦案如果仅是利用了服务器、工作站和主机中心等在本领域中所具备的公知性能，似乎从创造性的角度进行评价更为妥当。

(3)例外情形

那么，是不是在评价创造性时永远不考虑非技术特征呢?答案是否定的，存在例外的情形。如果权利要求中的非技术特征与技术特征发生互动并产生技术效果，即这些非技术特征参与了为发明赋予技术性质，那么，在评价创造性时就需要考虑这些非技术特征。

例如，如果一种方法本身是非技术的，如数学方法，但这种数学方法被用于一个技术过程中，该技术过程通过实施该数学方法的某种技术手段在一种物理实体上予以执行，并导致该物理实体发生改变，则该数学方法赋予发明以技术性质。因此，该数学方法的特征在评价创造性时必须予以考虑。

(4)权利要求的保护范围

欧洲专利公约第84 条规定权利要求的目的就是确定发明的保护范围，其实施细则第43 条进一步明确规定权利要求应当通过发明的技术特征(technicalfeatures)来限定发明的保护范围。由此可见，非技术特征对于发明的保护范围不起任何限定作用。

四、对我国的借鉴之处

在上文分析了欧美如何对待权利要求中的非技术特征之后，不难发现我国的专利法、实施细则和专利审查指南中虽然有着与欧美相同和相似的规定，但还存在一些欠缺，需要进一步完善。

1. 排除主题

我国和欧洲专利局在各自的专利法中都列出排除主题，虽然内容略有不同，但大致相当。美国专利法虽然没有列出排除主题，但在司法实践中，将抽象概念、自然定律和物理现象排除在专利法的保护之外。抽象的或非技术的主题不应当被认为专利法意义上的发明。这是各国都已经达成的共识。

排除主题的确定与一国或区域的产业政策密切，可以根据产业政策进行调整，与鼓励优势产业的垄断地位和促进新兴产业的发展相适应即可。例如，欧洲和美国都已经开放了计算机可读介质作为专利保护客体，我国尚未放开，但只要与我国的市场需求和产业发展水平相适应，就无可厚非。

这里，建议我国专利法第25 条增加类似于欧洲专利公约第52 条第3 款的表述，即如果一件专利申请或专利仅仅指向排除主题本身(as such)，才被排除可专利性。该条款可以进一步明确如果申请不仅涉及抽象的或非技术的主题，还包含技术主题，则这件专利申请就满足客体要求，不得被排除专利权的保护。该条款可以在法律层面防止专利法第25 条的滥用或给予过于宽泛的解释，同时也与我国的实践操作一致。

在20 世纪末本世纪初，我国由于受欧洲专利局的影响，在排除主题的审查中也采用了贡献论，导致在判断发明客体时，将申请与现有技术相比较的做法，即如果区别仅在于非技术特征的话，就依据发明定义或专利法第25 条的规定予以驳回。如果增加上述条款，就可以避免上述情形发生。在本文开篇的皇家飞利浦案中，笔者更倾向于得出该权利要求是技术方案的结论，因为它采用了服务器、工作站以及主机中心等技术手段。

2. 排除主题的判断方法

在是否是排除主题的判断中，美国采用的是实际应用测试方法，欧洲专利局采用的是技术性质方式，两者都有可取之处，我国需要借鉴它们的做法，在专利审查指南层面明确相关的判断方法。

关于产品权利要求，美国采用的是有形结构进行判断，即只要产品具有有形结构，即属于专利法保护客体。欧洲专利局也认为技术性质来自于一个实体(产品)的物理(有形)特征，即只要产品具有物理(有形)特征，即属于专利法意义上的发明。

因此，我国专利审查指南应当就此予以明确。关于方法权利要求，美国和欧洲都采用机器-或-变形测试方法，说明满足机器-或-变形测试的方法权利要求就一定是专利法保护客体。我国专利审查指南应当引入这种测试方法。

但需要注意的是，不满足机器-或-变形测试的方法权利要求也有可能是专利法保护的客体，例如欧洲专利局认为，如果方法本身的性质就是技术的或者虽然行为(方法)本身是非技术的，但采用了技术手段，也都是可以受专利法保护的客体。美国的做法是要求在自然原理(非技术特征的限定)的基础上增加额外的元素/ 步骤，以使自然原理具有专利法意义上的技术属性并通过实际应用的测试，这种增加的程度要达到足以确保权利要求总体显著超出自然原理本身，而不是简单应用的一般性指导。上述两种做法都具有合理性，既保证了抽象的或非技术的主题不被授予专利权，又保障了人类利用自然原理作出的技术发明能够获得专利权的保护，因此，我国专利审查指南应当引入这两种判断方法。

此外，关于我国行政审批和司法实践中所惯常使用的技术手段、技术问题和技术效果的三要素判断方法，笔者认为三要素中，技术手段的判断应当起到决定性作用，技术问题和技术效果则应当弱化甚至取消。

3. 新颖性创造性的判断

美国在评价新颖性和创造性时需要考虑非技术特征所起的限定作用，而欧洲专利局的做法是将非技术特征忽略不计。在我国专利审查指南中关于新颖性和创造性的部分没有提及非技术特征的处理方式，显然需要进一步完善。那么，欧洲和美国的做法孰优孰劣?而我国究竟采用哪种做法呢?

笔者更倾向于欧洲的做法，如果一件既有技术特征又有非技术特征的申请与现有技术相比，区别仅在于非技术特征，且该非技术特征与技术特征没有发生互动，则在新颖性、创造性的判断中不予考虑。但需要注意的是，如果非技术特征与技术特征发生互动且共同为发明赋予了技术性质，那么，在新颖性、创造性判断中就应当予以考虑。

4. 保护范围的确定

美国在确定发明保护范围时要考虑非技术特征所起的限定作用，而欧洲专利公约规定权利要求应当通过发明的技术特征(technical features)来限定发明的保护范围。那么，我国在侵权判定解释权利要求的保护范围时是否考虑非技术特征的限定作用呢?

笔者更倾向于美国的做法，即需要考虑非技术特征，并建议在司法解释中予以明确。虽然最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17 条明确专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，但最高法院也指出发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。

此外，理想的情况是，在专利实审阶段，特别是新颖性和创造性审查阶段，非技术特征不予考虑，非技术特征与技术特征没有发生互动的权利要求应当已经被排除，那么，真正在符合授权要求的权利要求中，非技术特征都应当与技术特征发生互动形成不可分割的整体，那它们就都应当在保护范围的解释中起到限定作用。