禁止重复授权原则的发展历程及在实务处理中的完善方向

一、禁止重复授权原则的法律变迁

禁止重复授权 是专利制度的一项基本原则。我国1984 年制定的第一部《中华人民共和国专利法》( 以下简称专利法)在其第9 条规定了两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人，主要体现的是先申请原则;同时专利法实施细则第12 条补充规定了两个以上的申请人在同一日期分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到专利局的通知后自行协商确定申请人，而对于同一申请人先后或同日就同样的发明创造申请专利的情形，第一部专利法及其实施细则都没有明文规定。为了弥补上述不足，1992 年我国对专利法实施细则进行第一次修改时，增加了第12 条第1 款：同样的发明创造只能被授予一项专利权[1]，这是禁止重复授权原则首次被明确提出。1995 年发布的《审查指南公报》第6 号对上述第12 条第1款的具体适用做出了规定，首次明确了对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理原则，即当两件申请均符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人在二者之间任择其一;如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的，则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效[2]。

在2001 年第二次修改专利法实施细则时，仅对禁止重复授权条款调整了编号，变更为第13 条第1 款。2008 年对专利法作了第三次修改，也将禁止重复授权原则写入了专利法第9 条第1 款中，同时规定了禁止重复授权的例外情况：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。专利法第9 条第2 款则保留了原专利法第9 条规定的先申请原则。这一修改提高了禁止重复授权原则的法律地位，使得法律体系得到进一步完善，同时也对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形作出了更为严格的规定。

由上可看出，随着专利法律体系的历次发展，禁止重复授权原则的表述逐渐从模糊到清晰，既提出了总体原则又规定了例外情形。上述变迁历史折射出我国专利制度施行以来禁止重复授权原则在实践操作中的曲折进步，而曾引发广泛关注的舒学章案是这一实践进程中最为典型的代表，通过对该案的简要回顾，可以看出实务中对禁止重复授权原则的观点冲突以及第三次专利法对专利法第9 条的修改意义。

二、典型案例回顾

申请人舒学章于1991 年先申请了一种高效节能双层炉排反烧锅炉的实用新型专利，随后又于1992 年提交了同名的发明专利申请。在先的实用新型专利于1999 年2 月届满终止，在后的发明专利申请于1999 年10 月被授予专利权。2000 年，某锅炉企业针对上述发明专利提出无效请求，认为该发明与在先的实用新型属于同样的发明创造，依据当时的《专利法实施细则》第12 条第1 款规定已构成重复授权。专利复审委员会的决定认为：发明专利在授权时，实用新型专利权已经终止，不存在两项专利权共同存在的情况，由此维持专利权有效的决定。

在后续的一系列行政诉讼中，一审法院维持了复审委的无效审查决定，认为禁止重复授权应理解为同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在。二审法院则持反对意见，认为在实用新型专利过期后，将在后申请的发明专利再次授权，相当于把已进入公有领域的技术又重复授予专利权，属于重复授权。故撤销了一审判决，否定了专利复审委的审查决定。最高院于2008 年对上述案件做出终审判决，撤销了二审判决，转而支持一审法院和专利复审委的观点。

该案的审判过程引起了社会各界的广泛关注，从禁止重复授权的设立目的、判断方法到实务困境都进行了热烈讨论[3] - [6]。其中对于实务争论最为激烈之处在于：如果按照最高院及复审委观点，申请人可以通过先提交实用新型申请、后提交发明申请的方式，通过实用新型和发明的交替转变实现接力保护，变相延长了专利的保护期，有失公平[4]。而对于理论的争论最为激烈之处在于：只授予一项专利权是否等同于只授予一次专利权，即着眼于专利权的状态还是授予专利权的行为[5]。2008年适逢专利法第三次修改，在争论激烈的背景下，最终将禁止重复授权原则规定于专利法第9 条第1 款，并同时规定了极为严格的例外情形，即满足同一申请人、同日、同样的发明创造、一份实用新型一份发明申请且都提交声明、实用新型权利有效的条件下，方允许申请人放弃实用新型以获得发明授权，从而避免了接力保护的投机可能，同时又满足了部分申请人尽快要求专利保护的现实需要;同时，通过对抵触申请的立法修改，厘清了对于同一人不同日提交多份申请时的法律适用问题，部分程度上解决了如何判断重复授权的问题。可以说，以第三次修改后的专利法为依据重新审视舒学章案则很多争议与困惑都有了较为妥善的解决方案。

三、禁止重复授权原则在实务处理中仍存在的问题

如上所言，现行专利法对禁止重复授权原则在实践中曾遇到的主要问题已给出了解决方案，但并非尽善尽美。一方面，理论界对现有禁止重复授权的处理方式仍有不同声音[3]。另一方面，在现有规定下，实务操作中仍可能遇到难以判断是否为重复授权的情形，主要包括以下情形：

1.同样的发明创造的判断

根据《专利审查指南》的规定，专利法第9 条所述的同样的发明创造是指两件或两件以上申请( 或专利) 中存在保护范围相同的权利要求。权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造，例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与在先发明或实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造[7]。然而在审查实践中，还存在很多特定情况，导致难以对两项专利申请是否相同做出判断，也因此引发了一些争议。

(1)技术方案是否相同的判断

以化学领域常见的马库什权利要求为例。同日提交的两件专利申请均请求保护某通式化合物，该通式的主体结构相同，取代基数目、位置相同，且其中取代基R2-R5 的定义也相同，如果一件专利申请中取代基R1 定义为C1-6 烷基和C2-6 烯基，而另一件专利申请中R1 的定义为C1-6 烷基，这种情况下两件专利申请是否存在重复授权?一种观点认为，当R1 为C1-6 烷基时，两件专利保护的技术方案是相同的，存在重复授权;另一种观点认为：由于马库什权利要求如同数值范围一样不可拆分，应从整体上作为一个技术方案看待，在此情况下，两项权利要求的技术方案是不一样的，不属于同样的发明创造。

(2)用途或制备方法限定的产品权利要求

用途或制备方法限定的产品权利要求也是医药、化学领域常见的权利要求撰写形式。在其他技术特征相同，仅存在用途或制备方法限定上的区别时，如何判断两项权利要求的保护范围是否相同?在审查实践中，对于用途限定的产品权利要求，首先要判断该用途限定是否能够对产品的结构产生影响，再基于上述判断确定权利要求的保护范围[8]。例如：装牛奶的容器和装钢水的容器，用途的不同必然隐含了两者在材料上的区别;微距望远镜和长焦望远镜，用途的不同必然隐含了透镜组结构的不同，因此上述两组权利要求均不属于同样的发明创造。当仅依据权利要求的内容难以判断两件以上申请(或专利)的保护范围是否实质相同时，应结合说明书和现有技术来进行判断。对于方法限定的产品权利要求，同样须判断方法限定是否会导致产品的结构和(或)组成发生改变，从而确定两者是否属于同样的发明创造[9]。

(3)权利要求保护范围不清楚时对同样的发明创造判断的影响

由于申请人撰写时的疏忽，申请文件中可能会存在权利要求保护范围不清楚的缺陷。实用新型专利申请无需进行实质审查，保护范围不清楚的缺陷可能会保留在授权文本中，而发明专利申请经过实质审查，一般会通过修改克服不清楚的缺陷。

例如，申请人在同日提交了撰写方式完全相同的实用新型专利和发明专利申请，两者的从属权利要求3 均存在因引用其自身而导致的保护范围不清楚的缺陷(即权利要求3 的撰写方式为：如权利要求3 所述)。实用新型专利申请以原始文本授权，而发明专利申请在实质审查过程中将原权利要求1-3 合并为新的权利要求1 克服了上述缺陷。又如，同样是同日提交的撰写方式完全相同的实用新型专利和发明专利申请，实用新型专利申请以原始文本授权，而发明专利申请经实质审查后，发现存在不清楚的问题，申请人通过补入说明书中记载的技术特征克服了上述缺陷。

在上述两种情况中，实用新型的权利要求均存在保护范围不清楚的缺陷，是否还与发明专利申请属于同样的发明创造?此时，如果基于实用新型专利的保护范围无法准确的确定，进而无法将其与发明专利申请的保护范围做比较，认为不属于同样的发明创造，似乎有悖防止重复授权的初衷;能否基于可以预期的、较为合理的保护范围判断两者保护范围实质上的异同也有待商榷。

四、总结与建议

针对禁止重复授权原则在审查实践中仍可能遇到的问题，尚有待对现有法规进一步完善和细化，也有待今后专利审查和司法实践中进一步的经验总结。此外，根据目前我国禁止重复授权实务处理的现状，当申请人希望利用专利法第9 条第1 款有关选择性放弃的规定来实现专利利益最大化时，建议注意如下事项：一是合理撰写权利要求，确保权利要求的清楚、准确，确保发明和实用新型的保护范围相同，避免惯常置换、数值范围交叉、上下位概念等方式;二是建议申请人建立属于同样的发明创造的关联申请文档。对专利局发出的针对关联申请的意见通知书，申请人应当提高敏感性，随时记录两者的审查状态，保持两者在变更申请人、申请日时一致。同时，专利审批部门也应当加强对实用新型专利的审查，并在不同类型的专利申请间保持审查标准的执行一致。如此，则上述提到的多种实务问题都可以避免或减少，进而有利于授权专利的稳定性，最终有利于保护专利权人的发明创造。