禁止重复授权相关法规的研究

一、相关法律法规

专利权是一种独占权，未经专利权人许可，任何人不得以生产经营为目的实施该专利。为了保证专利权的独占性，不得重复授权就成为专利制度的一项基本原则。事实上，容易造成重复授权的情形有以下四种：

①不同的人就同样的发明创造先后提出两份以上专利申请;

②同一人就同样的发明创造先后提出两份以上专利申请;

③不同的人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请;

④同一人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请。

对于第①种情形，可以根据《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第九条第二款进行处理：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。对于第②种情形，可以根据专利法第二十二条第二款有关抵触申请的含义做出处理：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。也就是说，如有第②种情形，对于在后申请，可以依据专利法第二十二条第二款的规定，以在后申请相对于在先申请不具备新颖性为由驳回该申请。

对于以上两种情况，均有可能存在特殊情形，比如在先申请为发明专利申请，在后申请为实用新型申请，在后申请先被授予专利权，授权时在先申请尚未公布，因此会造成同样的发明创造先授予了在后的专利申请。此时在先申请在符合授权条件下也应该授权，对于同样的在后申请，可以通过无效程序来宣告该专利权无效。

当然，对于第②种情形，申请人可以通过优先权制度使得在后申请享受在先申请的申请日，其前提是在先、在后申请符合优先权制度所必须的条件。

对于第③种情形的处理方式，可以根据专利法实施细则第四十一条第一款进行处理：两个以上的申请人同日( 指申请日;有优先权的，指优先权日) 分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。遇到该种情况，应当通知申请人自行协商确定申请人。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回;协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款的规定，两件申请均予以驳回。

对于该种处理方式，比较现实的问题是国务院专利行政部门如何得知有此种情况发生，以及其中一项专利申请授权后另一项专利申请的处理。例如，两个不同申请人同日分别就同样的发明创造申请实用新型专利，在未授权公告之前其技术方案不可得知，因此可能造成某案先审查而得到授权，或者两项申请都被授权。遇到该种情况，可以通知申请人或专利权人自行协商确定申请人或专利权人，协商后做著录项目变更。申请人期满不答复的或者协商不成，已授权的专利通过无效程序来宣告该专利权无效，未授权专利申请被视为撤回。

对于第④种情形，可以根据专利法第九条第一款的规定进行处理：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。 由于前述三种情形在现实中发生的几率较少，且处理方式在审查实践中较少有争议，在此不做过多讨论。下面仅就专利法第九条及其对应处理的第④种情形进行分析。

二、对同一申请人同日提出的同样发明创造的处理

1. 相关法条含义解析

专利法第九条规定如下：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

该法条实际上包含三层含义。第一款第一句首先明确了不得重复授权的总原则，即同样的发明创造只能授予一项专利权。第一款第二句对于前述第④种情况的处理方式进行了规定，即同一申请人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请的处理方式。第二款是根据我国适用的在先申请原则，明确了不同的人就同样的发明创造先后提出两份以上专利申请的处理原则，也就是对前述第①种情况的处理方式。

该法条首先允许同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型专利，又申请发明专利，但实用新型授权后，发明专利申请授权的须满足两个前提条件，即先获得的实用新型专利权尚未终止，以及申请人声明放弃该实用新型专利权，两者缺一不可。首先，先获得的实用新型专利权尚未终止，能避免出现先授予的实用新型专利权已终止，随后又有同样保护范围的发明被授权的情况发生。这会使得社会公众因在先授予的实用新型专利权终止而误以为该技术为社会公众所有因而随意使用，却因随后授予的发明专利权而产生侵犯专利权的行为，从而使公众利益不当受损。再者，申请人声明放弃该实用新型专利权，原则上保证了专利法第九条同样的发明创造只能授予一项专利权的基本原则，也就是同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在。

为了保证专利法第九条能以更合理的方式实施，我国专利法实施细则第四十一条第二款至第五款还做了进一步的规定：

同一申请人在同日( 指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。我们知道，专利权终止包括未缴纳年费终止，主动放弃专利权终止和期限届满终止。其中，主动放弃专利权终止的终止日为放弃专利权手续合格日，期限届满终止日为申请日起第10 年或20 年的相应日，而未缴纳年费终止其终止日为上一年度缴费期满日，未缴纳年费终止之前还有等待年费滞纳金的阶段，也就是说未缴年费终止是相对滞后的审查结论。

2. 审查实例解读

为了更清楚说明按照现行相关专利法和细则，审查同一人就同样的发明创造同日既提出实用新型专利申请又提出发明专利申请时可能会遇到的问题，下面仅举一例详述。例如，某发明专利申请A，于2011 年10 月28 日提出申请，申请人同日提交了同样的实用新型申请B，该申请B 于2012 年9 月5 日授权公告。该实用新型专利B 授权后，专利权人未缴纳下一年度(第二年度)的年费，专利局于2012 年12 月4 日发出缴费通知书，告知专利权人应缴纳相应的年费，此时该专利B 处于等年费滞纳金状态。

2013 年1 月3 日，申请A 的审查员发出审查意见通知书，告知申请人，其于本申请A 同日提出的实用新型专利申请B 已经被授予专利权。该实用新型专利的权利要求的保护范围1-2 与本申请权利要求完全相同，属相同主题和内容的发明创造。依据专利法第九条第一款有关同样的发明创造只能被授予一项专利权的规定，申请人应当在该实用新型专利和本发明专利申请中进行选择，保留其中的一项专利。申请人可以放弃上述实用新型专利权，也可以撤回本发明专利申请。

根据该审查意见通知，申请人提交了放弃实用新型专利权声明，根据该声明，A案审查员对A案发出授予专利权通知书，授予发明专利权。该发明专利申请于2013 年6月5 日授权公告。根据专利法实施细则第四十一条第第五款的规定，实用新型专利B 于2013 年6 月5 日起终止。上述审查过程看似符合专利法及实施细则的规定，实际上其中隐含弊端。

首先，在实审审查员发出审查意见通知书的时候，同样的申请B 处于等待年费滞纳金状态，该状态属于不稳定状态，或者称待定状态。此状态下案件既可能因专利权人补缴了年费及滞纳金而使专利状态恢复为专利权维持状态，也有可能因专利权人未补缴年费及滞纳金而使专利状态变成专利权终止。此时审查员要求申请人放弃专利权B，有所不妥。放弃专利权的前提应该是该专利权处于有效状态，而该案当时案件处于待定状态，在这种情况下，审查员应在审查意见通知书中告知申请人应缴纳专利B 的相应年费和滞纳金，使得专利B 处于专利权维持状态，此时该专利权才具备放弃的基本条件。

再者，该专利权B 自公告授予发明专利权之日起终止，该终止日期客观上也造成了专利权人有一段时间的不当获利。该专利B 自授权之后未缴纳后续年费，按照规定，其应于上一年度缴费期满日而终止，也就是其终止日应为2012 年10 月28 日，而不是等到同样的发明专利申请授权公告日2013 年6 月5 日终止。如是，会造成该专利权人在2012 年10 月28 日至2013 年6 月5 日期间，仍享有实用新型专利权B，而该专利并未缴纳第二年年费，因此在这段时间内不应享有专利权，属不当获利，对于社会公众是不公平的。

三、小结和建议

通过上述分析，笔者对目前禁止重复授权的处理方式提出一些建议，不尽成熟，供业内同事探讨。

1. 审查实践

对于前述容易造成重复授权的前三种情形的处理方式，在前面已经讨论，不再赘述。

对于同一人就同样的发明创造同日提出两份以上专利申请。按照目前的审查周期，通常情况下发明专利申请在实审的时候，相同的实用新型专利申请已经授权。在发明专利申请满足授权的前提下，如果该实用新型专利处于专利权维持状态，审查员应通知申请人在该实用新型专利和本发明专利申请中进行选择，保留其中的一项专利，申请人可以放弃上述实用新型专利权，也可以撤回本发明专利申请;如果该实用新型专利处于专利权终止失效状态，则依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理，即以相同的实用新型专利申请已授予专利权为由，驳回该发明专利申请;如果该实用新型专利处于状态不稳定状态，包括等年费滞纳金、未缴年费专利权终止等恢复状态，则应通知申请人对该实用新型专利做相应处理，使得该专利权处于专利权维持状态，该实用新型专利权处于维持状态下才可放弃该专利权，在此前提下方可授予发明专利权，若申请人对该实用新型专利不做处理，则可等待该实用新型专利权处于专利权终止失效状态后，以相同的实用新型专利申请已授予专利权为由，驳回该发明专利申请。

2. 法律修改

鉴于上述操作的复杂性，笔者建议对专利法第九条第一款进行修改成如下：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权处于专利权维持状态，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。即：将允许同一申请人对同样的发明创造同时申请发明和新型，随后获得发明专利权的限制条件之一先获得的实用新型专利权尚未终止修改为先获得的实用新型专利权处于维持状态，如此修改能克服上述问题。只有处于专利权维持状态的专利权才有主动放弃的权利，处于等待年费滞纳金状态以及未缴年费专利权终止等恢复状态的专利只有补足相应年费滞纳金后或者做出恢复后才能够提出放弃专利权。这样的修改，也避免了按照原规定同样的实用新型专利权的终止日期的混乱。